IDS에 외국어 문헌, 어디까지 번역해야 할까?

미국에 특허를 출원하면서 한국·일본·중국의 패밀리 출원이 있다면, IDS(Information Disclosure Statement) 제출은 피할 수 없는 절차다. 해외 심사 과정에서 인용된 선행기술 문헌을 USPTO에 알려야 하고, 그 문헌이 영어가 아니라면 번역과 관련된 판단이 뒤따른다.

문제는 그 판단이 생각보다 복잡하다는 점이다. 전체를 번역해서 제출해야 하는지, 핵심 부분만 번역하면 되는지, 아니면 간단한 설명만으로 충분한지 — 이 선택이 단순한 비용 문제가 아니라 특허의 집행가능성(enforceability)까지 좌우할 수 있다.

이 글에서는 미국 특허법과 MPEP 규정, 그리고 실제 판례를 바탕으로 IDS 외국어 문헌 번역의 실무 판단 기준을 정리한다.

IDS에서 외국어 문헌을 다루는 세 가지 방법

미국 특허법 37 CFR 1.98(a)(3)은 영어가 아닌 문헌을 IDS에 제출할 때, 크게 세 가지 경로를 허용한다. 각각의 의미와 요건을 정확히 이해하는 것이 출발점이다.

방법 1: 전체 영어 번역을 함께 제출

외국어 문헌의 영어 번역 전문(全文)을 함께 제출하면, 별도의 설명이 필요 없다. MPEP § 609.04(a)는 이를 명확히 밝힌다. 심사관은 번역문 전체를 읽고 해당 문헌의 내용을 직접 파악할 수 있으므로, 가장 안전한 방법이다.

비용은 가장 높지만, 리스크는 가장 낮다. 특히 출원 발명과 밀접하게 관련된 핵심 선행기술이라면 전체 번역을 권장한다.

방법 2: Concise Explanation of Relevance 제출

번역 없이 영문으로 "이 문헌이 왜 관련 있는지"를 간략하게 설명하는 방법이다. 이것이 바로 "concise explanation of relevance"다.

실무에서 이 용어를 처음 접하면 막연하게 느낄 수 있는데, 실제로는 상당히 유연한 개념이다. MPEP에 따르면 다음 중 하나로 충족할 수 있다.

• 해당 문헌과 청구 발명 사이의 유사점을 지적하는 간단한 문장 (예: "This reference discloses a semiconductor device having a similar gate structure to the claimed invention.")
• 외국 특허청 서치리포트의 영문 버전 제출 — 서치리포트에 표시된 X, Y, A 등의 관련도 표기만으로도 요건 충족 가능
• 외국 특허청이 생성한 영문 초록(abstract) 제출

핵심은, concise explanation은 출원 관련자 중 해당 문헌의 내용을 가장 잘 아는 사람(37 CFR 1.56(c)에서 정의하는 자)이, 그 시점에서 이해하고 있는 범위 내에서의 관련성만 설명하면 된다는 것이다. 전문적인 분석이나 선행기술 대비 차이점까지 기술할 의무는 없다.

다만 이 방법에는 치명적인 함정이 있다. 문헌의 핵심 내용을 알면서도 그것을 의도적으로 누락하는 concise explanation을 작성하면, 이는 심사관의 주의를 오도하는 행위로 간주될 수 있다. 이 점에 대해서는 뒤에서 SEL v. Samsung 판례를 통해 상세히 다룬다.

방법 3: 부분 번역 + Concise Explanation

문헌의 관련 부분만 번역하고, 나머지에 대해서는 concise explanation을 제출하는 중간 방법이다. 실무에서 가장 많이 사용되는 접근법이기도 하다.

그러나 여기서 반드시 알아야 할 규정이 하나 있다. 37 CFR 1.98(a)(3)(ii)는 다음과 같이 규정한다: 영어 번역이 출원 관련자의 "소유, 관리, 또는 지배 하에(within the possession, custody, or control of)" 있거나, "용이하게 입수 가능한(readily available)" 경우, 그 번역을 반드시 제출해야 한다.

이 규정의 의미를 실무 상황에 대입하면 이렇다. 한국 출원의 패밀리인 미국 출원을 진행하면서, KIPO 심사 과정에서 인용된 일본어 선행기술 문헌에 대해 일본 대리인이 이미 영어 번역을 가지고 있다면, 그 번역은 "readily available"에 해당하므로 IDS에 포함시켜야 한다. 번역이 없다고 하기 어려운 상황인 것이다.

한 가지 아직 명확한 판례가 없는 논점도 있다. EPO나 JPO 웹사이트에서 즉시 얻을 수 있는 AI 번역이 "readily available"에 해당하는지다. 현재로서는 보수적으로 해석하여, 용이하게 접근 가능한 번역은 제출하는 것이 안전하다.

AI 번역으로 제출해도 되는가?

결론부터 말하면, MPEP는 AI 번역의 제출을 명시적으로 허용한다. MPEP § 609.04(a)의 원문은 이렇다:

"There is no requirement for the translation to be verified, including reliable machine translations."

번역의 검증(verification) 의무가 없으며, AI 번역(machine translation)도 포함된다는 뜻이다. 즉, DeepL이나 Google Translate, 또는 GPT 기반 번역을 IDS에 제출하는 것 자체는 규정상 문제가 없다.

그러나 "검증 의무가 없다"는 것이 "품질에 대한 책임이 없다"는 의미는 아니다. 여기서 실무적 리스크가 발생한다.

AI 번역이 심사를 왜곡한 실제 사례

Ericsson의 미국 특허출원(출원번호 15/052,514) 심사 과정에서, USPTO 심사관은 중국 특허 CN 103188663A의 AI 번역에 기반하여 거절 이유(Office Action)를 발부했다. 문제는 이 번역의 핵심 부분이 사실상 이해 불가능한 수준("virtually incomprehensible")이었다는 점이다.

Ericsson은 이에 대응하여 Google Translate로 생성한 별도의 AI 번역과 해당 중국 특허의 유럽 대응출원(EP 3319352 A1)의 영문 공보를 제출하며, 심사관이 의존한 번역이 부정확하다고 반박했다. 그러나 심사관은 이를 받아들이지 않았고, 출원인은 결국 PTAB에 심판을 청구(ex parte appeal)해야 했다. 심사관이 별도의 전문번역(human translation)을 확보한 것은 출원인이 심판청구서(appeal brief)를 제출한 이후였다.

이 사례의 교훈은 단순한 심사 지연을 넘어선다. AI 번역의 품질 문제가 발생하면, 그 부정확성을 입증해야 하는 부담은 출원인에게 돌아간다. 심사관은 자신이 가진 번역에 기반해 판단할 권한이 있고, 출원인이 그 번역의 오류를 적극적으로 증명하지 않는 한 심사관의 해석이 유지된다. 즉, 비용을 절감하려고 제출한 AI 번역이 오히려 거절 대응, PTAB 심판 청구, 전문번역 재확보라는 더 큰 비용으로 돌아올 수 있다.

같은 문헌, 다른 번역 — Before/After

AI 번역과 전문번역의 차이가 심사 결과에 어떤 영향을 미치는지, 구체적인 예시를 보자.

일본어 청구항 원문:

前記回転部材が前記駆動軸に対して摺動可能に連結されている

AI 번역 (Google Translate 계열):

The rotating member is slidably connected to the drive shaft.

전문번역:

The rotating member is slidably coupled to the drive shaft.

이 경우 "connected"와 "coupled"의 차이는 미국 특허법에서 중요하다. "connected"는 물리적 직접 접촉을 암시하는 반면, "coupled"는 간접적 연결도 포함하는 더 넓은 의미로 해석되는 경우가 많다. 선행기술의 개시 범위가 이 한 단어에 따라 달라질 수 있고, 이는 곧 출원 발명의 신규성·진보성 판단에 영향을 준다.

또 다른 예:

한국어 원문:

상기 제어부는 센서 모듈로부터 수신된 데이터에 기초하여 구동부를 제어하도록 구성된다.

AI 번역:

The control unit is configured to control the driving unit based on data received from the sensor module.

전문번역:

The controller is configured to control the actuator based on data received from the sensor module.

"제어부"를 "control unit"으로 번역하는 것과 "controller"로 번역하는 것은 청구항 해석에서 다른 결과를 가져올 수 있다. 또한 "구동부"를 "driving unit"으로 할지 "actuator"로 할지도 기술 분야에 따라 관행이 다르다. AI 번역은 이런 기술 분야별 관행을 반영하지 못하는 경우가 많다.

부분 번역의 치명적 리스크 — SEL v. Samsung 판례

IDS에서 부분 번역이 어떤 결과를 초래할 수 있는지를 가장 극적으로 보여주는 판례가 Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co., 204 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2000)이다.

사건의 경위

일본 반도체 회사 SEL은 미국 특허(US 5,543,636) 출원 과정에서, 29페이지 분량의 일본 공개특허(Canon 참고문헌)를 IDS로 제출했다. 그런데 SEL이 함께 제출한 것은 1페이지짜리 부분 번역과 해당 문헌의 관련성에 대한 간략한 설명뿐이었다.

문제는, 번역하지 않은 나머지 28페이지에 SEL의 출원 발명과 가장 밀접하게 관련된 핵심 기술 내용이 들어 있었다는 점이다. 연방순회항소법원(CAFC)의 표현을 빌리면, 미번역 부분이 "USPTO에 제출된 어떤 선행기술보다도 청구 발명의 구성요소를 더 완전하게 조합한 내용"을 담고 있었다.

법원의 판단

CAFC는 SEL의 행위가 inequitable conduct(불공정 행위)에 해당한다고 판단하여, 특허 전체를 집행불가(unenforceable)로 선언했다. 법원은 특히 다음 점을 지적했다:

• SEL의 관련자가 일본어 원어민으로서 해당 문헌의 내용과 중요성을 충분히 이해하고 있었다
• 부분 번역과 concise explanation이 "정확하지만 오도하는(accurate but misleadingly incomplete)" 방식으로 작성되었다
• MPEP가 concise explanation 작성에 재량을 허용하지만, "핵심 교시 내용을 의도적으로 생략하는 것까지 허용하지는 않는다"

Therasense 이후: 기준은 높아졌지만 리스크는 사라지지 않았다

SEL v. Samsung은 2000년 판결이다. 이후 가장 큰 변화는 2011년 CAFC en banc 판결인 Therasense v. Becton Dickinson, 649 F.3d 1276에서 inequitable conduct의 인정 기준이 대폭 강화된 것이다. 현재는 ① 해당 정보가 없었더라면 특허가 허여되지 않았을 것이라는 "but-for materiality"와 ② 기만의 "specific intent to deceive"를 각각 독립적으로, 명백하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)로 입증해야 한다. 종전처럼 materiality가 높으면 intent를 추정하는 sliding scale은 더 이상 허용되지 않는다.

이 기준 강화 이후, IDS의 부분 번역을 직접적인 쟁점으로 다룬 CAFC 판례는 확인되지 않는다. MPEP § 2004도 2024년 11월 개정 시점까지 이 쟁점에 대해 SEL v. Samsung만을 인용하고 있다. 출원인 측에서는 부분 번역에 더 신중해졌고, 피고(침해 소송의 상대방) 측에서도 "부분 번역이 심사관을 오도했다"는 inequitable conduct 항변을 Therasense의 높아진 기준 하에서 입증하기가 어려워졌다.

그러나 IDS 관련 inequitable conduct 자체가 사라진 것은 아니다. Therasense 직후인 2011년, 일리노이 북부 연방지방법원은 출원인이 국제출원의 부정확한 영어 번역을 제출하고 "신규사항이 추가되지 않았다"고 진술한 행위에 대해, 강화된 기준 하에서도 inequitable conduct 주장을 살려두었다. 2020년에는 Deep Fix v. Marine Well Containment (S.D. Tex.)에서, 변리사가 PCT 국제조사보고서(ISR)에서 인용된 선행기술을 IDS에 제출하지 않은 행위에 대해 inequitable conduct가 인정되었다. IPWatchdog은 이를 "Therasense 이후 선행기술 미개시에 의한 inequitable conduct가 인정된 최초의 사례"라고 평가했다.

결국 현재의 법적 환경은 이렇게 정리된다: SEL v. Samsung 시절보다 inequitable conduct가 인정되기는 훨씬 어려워졌지만, 핵심 정보를 의도적으로 은닉하는 행위에 대해서는 여전히 적용된다. 부분 번역을 선택할 때는, 번역하지 않은 부분에 무엇이 있는지를 파악한 상태에서 그 결정을 내려야 한다.

참고로, 2011년 AIA(America Invents Act)는 supplemental examination(보충심사) 제도를 도입했다. 특허 등록 후 번역 관련 문제를 발견한 경우, 이 제도를 통해 해당 정보를 USPTO에 사후 제출하여 inequitable conduct 주장에 대한 방어 근거를 마련할 수 있다.

외국 OA를 IDS로 제출할 때의 번역 전략

한국(KIPO), 일본(JPO), 중국(CNIPA)의 심사 과정에서 발부된 거절이유통지(Office Action)를 미국 IDS에 제출하는 것은 실무에서 매우 빈번하다. 이때 OA의 영어 번역을 어떻게 활용할 수 있는지 정리한다.

OA 번역이 개별 문헌 번역을 대체할 수 있는가?

MPEP § 609.04(a)는 이 점을 명확히 한다: "외국 특허청의 서치리포트 또는 기타 통지(action)에서 인용된 비영어 문헌의 경우, 해당 서치리포트나 통지의 영문 버전을 제출하면 concise explanation of relevance 요건을 충족할 수 있다."

즉, KIPO OA의 영어 번역을 제출하면, 그 OA에서 인용된 개별 선행기술 문헌 각각에 대해 별도의 concise explanation을 작성하지 않아도 된다. OA 자체가 해당 문헌이 왜 관련 있는지(어떤 청구항에 대해, 어떤 거절 이유로 인용되었는지)를 설명하고 있기 때문이다.

이는 실무적으로 상당한 비용 절감 효과가 있다. OA 하나만 번역하면 그 안에 인용된 5~10건의 선행기술 문헌에 대한 개별 번역이나 설명을 별도로 준비할 필요가 없다.

주의할 점

다만 OA 번역의 품질이 낮으면 본래의 목적을 달성하지 못한다. 특히 다음 사항에 유의해야 한다.

첫째, OA에서 핵심 거절 이유를 설명하는 부분의 번역이 부정확하면, 미국 심사관이 해당 선행기술의 관련성을 오해할 수 있다. 예를 들어, KIPO가 "진보성 부정"의 근거로 인용한 문헌을 미국 심사관이 단순 참고 문헌으로 오인하면, 심사의 방향이 달라진다.

둘째, OA 번역으로 concise explanation 요건은 충족되더라도, 해당 인용 문헌의 영어 번역이 이미 소유·관리 하에 있다면 별도 제출이 필요하다. 37 CFR 1.98(a)(3)(ii)의 의무는 OA 제출 여부와 관계없이 적용된다.

셋째, OA에서 인용된 문헌 중 출원 발명과 특히 밀접한 핵심 선행기술이 있다면, OA 번역만으로 충분한지 재검토해야 한다. 해당 문헌의 전문번역이 심사관의 정확한 판단에 필요한 경우도 있다.

전부 제출이 원칙이다 — 번역 수준의 선택이 진짜 논점

IDS 실무에서 간혹 혼동되는 점이 있다. "비용을 아끼기 위해 일부 문헌을 아예 IDS에서 빼도 되는가?"라는 질문이다.

답은 분명하다: 아니다. 특허성에 중요한(material to patentability) 정보를 알면서 제출하지 않으면, inequitable conduct에 의해 특허 전체가 집행불가 상태가 될 수 있다. 이것은 특정 청구항만 무효가 되는 것이 아니라, 모든 청구항의 집행이 불가능해지는 결과다. 2025년 1월에 시행된 IDS 수수료 개편(누적 50건 초과 시 $200, 100건 초과 시 $500, 200건 초과 시 $800)이 비용 부담을 높이긴 했지만, 미제출의 리스크에 비하면 이 수수료는 미미하다.

따라서 진짜 실무적 논점은 "제출 여부"가 아니라 **"어떤 번역 수준으로 제출할 것인가"**다.

문헌별 번역 수준 판단 기준

실무 체크리스트 — IDS 외국어 문헌 번역 판단 플로우

IDS에 외국어 문헌을 제출할 때, 다음 순서로 판단하면 리스크를 최소화할 수 있다.

Step 1: 이미 영어 번역이나 영문 공보가 있는가? 패밀리 출원, EP 등 대응출원의 영문 공보, 이전 IDS 제출 이력 등을 확인한다. 번역이나 English-language equivalent가 이미 존재하면 반드시 제출한다(37 CFR 1.98(a)(3)(ii)). EP 영문 공보는 별도로 리스팅하여 English-language equivalent임을 표기한다.

Step 2: 외국 OA의 영어 번역으로 대체 가능한가? 해당 문헌이 외국 심사에서 인용된 것이라면, OA 영어 번역본 제출로 concise explanation 요건을 충족할 수 있다.

Step 3: 핵심 선행기술인가? 출원 발명과 직접 관련된 핵심 문헌이라면, 비용이 들더라도 전문번역을 준비한다.

Step 4: 그 외의 경우 AI 번역이나 영문 초록 제출 + concise explanation으로 처리한다. 다만 AI 번역을 제출할 경우에도, 청구항의 핵심 기술 용어가 정확히 번역되었는지는 반드시 확인한다.

FAQ

Q: IDS에 DeepL이나 ChatGPT 번역을 그대로 제출해도 되나요?

A: MPEP § 609.04(a)에 따르면, AI 번역(machine translation)도 검증 없이 제출할 수 있다. 그러나 번역 품질에 대한 책임이 면제되는 것은 아니다. 부정확한 AI 번역이 심사관의 판단을 왜곡하면, 추후 거절 대응이나 심판 청구 과정에서 추가 비용이 발생할 수 있다. 핵심 선행기술에 대해서는 전문번역을 권장한다.

Q: 부분 번역을 제출할 때, 어디까지 번역해야 안전한가요?

A: SEL v. Samsung (Fed. Cir. 2000) 판례에 따르면, 핵심 교시 내용을 알면서 의도적으로 번역에서 제외하면 inequitable conduct로 인정될 수 있다. 2011년 Therasense 판결로 인정 기준이 크게 강화되어 이런 주장이 성공하기는 어려워졌지만, 의도적 은닉에 대해서는 여전히 적용된다(Deep Fix v. Marine Well Containment, 2020). 부분 번역을 선택할 때는, 먼저 문헌 전체의 내용을 파악한 후에 어떤 부분이 관련 있는지를 판단해야 한다. 특히 출원 관련자가 해당 외국어에 능통한 경우, 핵심 부분을 누락하면 기만 의도가 추정될 수 있다.

Q: 일본/한국 OA를 영어로 번역해서 제출하면 인용 문헌 번역은 생략 가능한가요?

A: MPEP § 609.04(a)에 의해, 외국 OA 영어 번역 제출은 그 OA에서 인용된 문헌들의 concise explanation of relevance 요건을 충족할 수 있다. 다만 해당 문헌의 번역이 이미 소유·관리 하에 있다면 별도로 제출해야 하며, 핵심 선행기술에 대해서는 전문번역의 필요성을 별도로 검토해야 한다.

Q: "concise explanation of relevance"란 정확히 무엇인가요?

A: 비영어 문헌이 출원 발명과 어떤 관련이 있는지를 영어로 간략히 설명하는 문서다. 형식은 자유롭다. "This reference discloses a gate structure similar to the claimed invention"과 같은 한두 문장이면 충분하며, 외국 서치리포트의 X/Y/A 표기만으로도 요건을 충족할 수 있다. 다만 관련성을 의도적으로 축소하거나 핵심 내용을 누락하면 안 된다.

Q: 심사관이 AI 번역에 근거해 거절하면 어떻게 대응하나요?

A: 출원인은 해당 AI 번역이 부정확하다는 증거를 제출할 수 있다. 다른 AI 번역 결과, EP 등 영어권 대응출원의 공보, 또는 전문번역을 제출하여 번역 오류를 지적하면, 심사관은 별도의 전문번역을 확보할 의무가 있다(MPEP § 706.02). 다만 이 과정이 PTAB 심판 청구까지 갈 수 있어 상당한 시간과 비용이 소요될 수 있다.

참고 자료

• 37 CFR 1.56, 1.97, 1.98 — Information Disclosure Statement 관련 미국 특허규칙. https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-A/part-1
• MPEP § 609, § 609.04(a) — IDS 제출 요건 및 외국어 문헌 취급. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s609.html
• MPEP § 706.02 — 심사관의 외국어 선행기술 인용 시 번역 확보 의무. https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s706.html
• MPEP § 2004 — Duty of Disclosure 준수를 위한 실무 지침 (SEL v. Samsung 인용). https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2004.html
• Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung Electronics Co., 204 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2000) — 부분 번역에 의한 inequitable conduct 인정 판례. https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F3/204/1368/506529/
• Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (en banc) — Inequitable conduct 판단 기준 강화 판례.
• Deep Fix, LLC v. Marine Well Containment Co. LLC (S.D. Tex. Feb. 18, 2020) — Therasense 이후 ISR 인용 선행기술 미개시에 의한 inequitable conduct 인정 사례. https://www.ipwatchdog.com/2020/02/26/inequitable-conduct-lives-patent-practitioners-beware/id=119323/
• ATA Law Division (2025). The Impact of Errors in Patent Translation. https://www.ata-divisions.org/LawD/the-impact-of-errors-in-patent-translation/
• Mr. IP Law (2021). Machine Translations in Patent Prosecution. https://mriplaw.com/blog/h1cqw5fqbwcr0stl8o8q7prhbpxwko
• Sterne Kessler (2023). Information Disclosure: Avoiding Common Pitfalls. https://www.sternekessler.com/news-insights/insights/information-disclosure-avoiding-common-pitfalls/
• PatentNext (2026). Failure to Disclose Material Information to the USPTO. https://www.patentnext.com/2026/02/the-pitfalls-of-failure-to-disclose-material-information-to-the-uspto-and-information-disclosure-statement-ids-best-practices/